Bedrijf van een wereldwijf. Amanda: “In 6 stappen naar een sterk merk.”

Ingeborg van t Pad Bosch

Misschien ben ik niet helemaal een wereldwijf zoals sommigen van jullie, ik woon gewoon in Nederland. Wel doe ik elke dag zaken over de hele wereld. Hoe? Ik registreer merken voor allerlei organisaties. Leuke start-ups, snelle scale-ups, grote multinationals en bijvoorbeeld ook voor de kapper om de hoek die niet alleen haren knipt, maar ook haarverzorgingsproducten gaat ontwikkelen en verkopen.

Zo bel ik ‘s ochtends vaak met agents in China, komen we later op de dag met moeizame legalisaties voor de Verenigde Arabische Emiraten en mailen we eigenlijk de hele dag door naar alle landen wereldwijd. Maar echt, je kunt het zo gek niet bedenken en dat vind ik leuk om te delen. Daarom ga ik in zes stappen uitleggen hoe je een sterk merk krijgt en hoe je jouw merknaam kunt registreren.

De merknaam

De allereerste stap is natuurlijk het bedenken van de merknaam. En er zijn geen richtlijnen of regels voor waar een naam van een bedrijf aan moet voldoen, maar als je het later wil registreren, is het toch verstandig om in deze stap al te ontdekken wat kan worden gezien als een sterk merk. Veel bedrijven denken dat hun merknaam moet beschrijven wat ze doen, want dan is voor iedereen meteen duidelijk welke producten of diensten worden geleverd.

Nou, merkenrechtelijk is dat absoluut niet het geval. We noemen dit beschrijvende merken of merken met weinig of geen onderscheidend vermogen. Deze worden geweigerd en kunnen daarom niet als merk dienen. Zo kun je Apple wel registreren voor telefoons en computers, maar niet als groenteman. Kan Diesel wel voor kleding, maar niet voor brandstoffen. Stel dat je kiest voor het merk “De Beste Makelaar”. Iedereen weet wat je doet en je zal er wel goed in zijn ook. Maar je kunt je niet onderscheiden van anderen. Als ik nu Google op deze naam zie ik 3,8 miljoen resultaten en weet dus nooit iemand welke website bijvoorbeeld bij jouw bedrijf hoort.

Eigenlijk zijn er vier soorten merken. Fictief, aanverwant, suggestief en beschrijvend. Lekkerste zijn merken die niet direct iets zeggen over je business. Het duurt dan misschien iets langer voordat het publiek jouw merk herkent, maar als het eenmaal blijft hangen, zit je gebakken. Denk bijvoorbeeld aan Häagen-Dazs voor ijs. Dit is een volledig fictieve naam die is bedacht om de Amerikaanse consument te laten denken dat het een Europees merk is en dus van hoge kwaliteit is. Je kunt altijd nog met een tagline of pay-off aangeven wat je doet.

Merk onderzoek

Zodra je de juiste naam voor jouw business gevonden hebt, is het zaak om te onderzoeken of deze ook beschikbaar is als merk. Om te ontdekken of je zomaar kunt registreren zonder dat een ouder merk bezwaar maakt, moet je het merk onderzoeken. Dit kun je doen in de database van het merkenbureau van jouw land. Voor de Verenigde Staten is dit bijvoorbeeld USPTO en in de EU is dat het EUIPO.

Belangrijk is dan dat je niet alleen identiek de naam onderzoekt, maar bijvoorbeeld ook enkelvoud en meervoud ervan onderzoekt of de verschillende delen. Denk terug aan Häagen-Dazs. Je controleert dan of Häagen beschikbaar lijkt te zijn voor ijs, maar ook of er geen oudere merken zijn met Dazs als naam.

Ook raden we aan om te kijken naar aanverwante producten of diensten. Als je in de horeca zit en je zoekt binnen die categorie, dan moet je ook controleren of er geen drankenmerk met diezelfde of een gelijkende naam bestaat. Mocht je bijvoorbeeld een café willen openen met de naam Heineken, dan is de kans heel groot op bezwaar door de bierbrouwer. Overigens is dat een bekend merk en hebben zij ook een registratie voor horeca, maar het voorbeeld is bedoeld om een beeld te vormen van aanverwante producten of diensten en de risico’s die daarbij horen.

Wel of niet registreren?

Zonder merkregistratie weet je nooit zeker of je een naam mag gebruiken en zelf niet onverhoopt merkinbreuk pleegt. Ook niet als je je al bij de Kamer van Koophandel of Chamber of Commerce in jouw land van vestiging hebt ingeschreven. Een ingeschreven handelsnaam kan namelijk nog steeds inbreuk plegen op een merk. In Nederland geeft een handelsnaam daarnaast eigenlijk enkel lokale bescherming op de bedrijfsnaam en niet op de producten of diensten die je levert. Overigens verkrijg je handelsnaamrechten in Nederland niet direct door inschrijving in het handelsregister, maar door gebruik van de naam.

Het beste is dus om handelsnaamrecht te verkrijgen via de KvK in het land waar je actief bent en om daarnaast ook in dat land je bedrijfsnaam als merk te registreren. Pas nadat de merkregistratie procedure is afgerond en jouw merk is ingeschreven heb je de zekerheid dat je het als merk mag gebruiken.

Het antwoord op de vraag wanneer je een merk moet registreren verschilt nogal. Als je al actief bent met jouw bedrijf en je hebt er bij de start nooit aan gedacht om het te registreren, dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk te doen. Het is dan wel echt essentieel om heel goed onderzoek te doen, want als je bezwaar krijgt door een ouder merk kan het gebeuren dat je de naam niet meer mag gebruiken. Om die reden adviseer ik zelf altijd om het merk al aan te vragen voor de lancering ervan. Je hebt dan de zekerheid die je nodig hebt op het moment dat je van start gaat.

Wat kost dat?

De kosten van een merkregistratie zijn afhankelijk van een aantal factoren, te weten:

– In hoeveel klassen wordt het merk ingediend?

– In welke landen wordt het merk aangevraagd?

– Wordt voor een nationaal of internationale depotstrategie gekozen?

Waar registreren?

Je kunt een merk in elk land wereldwijd registreren. Zelfs in Noord-Korea. Grappige is dat we een enkele keer partijen tegenkomen die daar geregistreerd staan, maar waarbij het er op lijkt dat registratie in Zuid-Korea benodigd was. Dit komt omdat Peoples Republic of Korea (Noord-Korea) wel eens wordt verward met Republic of Korea (Zuid-Korea).

Nederlandse bedrijven beginnen over het algemeen met een merkaanvraag in de Benelux of Europese Unie om later uit te breiden naar andere landen in Europa of internationaal.

Over het algemeen adviseren wij om merken aan te vragen voor de volgende landen:

1. Het land waar je zelf gevestigd bent.

2. Het land waar de producten gemaakt worden (productielanden).

3. Landen waar inbreuk verwacht kan worden.

4. Landen waar belangrijke concurrenten gevestigd zijn.

5. Landen waar de producten en diensten met enige regelmaat verkocht of aangeboden worden.

Eindelijk registreren

Je kunt zelf een merk registreren via de lokale merkenbureaus en het inschrijven in het merkenregister van jouw land. Het lijkt preken voor eigen parochie, maar zelf registreren van merken is niet per se verstandig. Om die reden wordt het merkenbureau waarvoor ik werk, vaak ingeschakeld om de merkaanvraag te doen en om de procedure te begeleiden.

Mocht je dan toch zelf willen registreren, dan kan dat door de volgende 7 stappen te volgen:

1. Merkonderzoek

2. Beschermingsomvang bepalen

3. Merk indienen

4. Toetsing op absolute gronden door overheidsinstantie

5. Publicatie merkaanvraag

6. Wettelijke bezwaartermijn

7. Inschrijving van het merk

Het bepalen van de beschermingsomvang betreft het indelen van jouw merk in de klassen voor de producten of diensten die je levert. Zo bestaan er 45 klassen waarin eigenlijk alles wat er in de wereld bestaat kan worden ingediend. Kleding is bijvoorbeeld een andere klasse dan zepen. En dranken zijn een andere klasse dan horeca. Dit geeft goed weer dat de klassen eigenlijk puur administratief zijn en je als merk dus ook kunt optreden tegen andere merken die voor verwarring zorgen met jouw merk terwijl ze niet in dezelfde klasse(n) zijn gedeponeerd.

Eeuwig beschermd?

Op het moment dat je de klassen duidelijk hebt, kun je het merk indienen. Nadat het merk is ingediend, zal de overheidsinstantie die het merkenregister beheert onderzoeken of jouw merk aan alle vereisten voldoet. Merken die beschrijvend zijn, zoals bijvoorbeeld Yogaworld, worden geweigerd. Dit is overigens goed te voorkomen met een sterk logo, maar daar vertel ik in een latere blog graag meer over.

Ook merken die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden, zoals Covid-19 gerelateerde merken worden geweigerd. 

Als jouw merk aan alle vereisten voldoet, wordt het gepubliceerd en vanaf dat moment krijgen oudere merken twee of drie maanden de tijd om bezwaar te maken. Deze termijn verschilt per land waar je aanvraagt. In de Benelux is het twee maanden en in de EU is het drie maanden.

Wordt geen bezwaar gemaakt tegen jouw merkaanvraag en is het niet geweigerd op bijvoorbeeld onderscheidend vermogen, dan wordt het ingeschreven en krijg je tien jaar merkenrechten. Na deze periode van tien jaar kun je het telkens opnieuw verlengen voor periodes van tien jaar, zodat je eigenlijk eeuwig beschermd kunt blijven. Als je maar tijdig vernieuwd. Doe je dit niet, dan zal jouw merk na 10,5 jaar vervallen worden verklaard.

Wil jij ook je merk registreren? Bij IntellectueelEigendom.nl helpt Amanda of een van haar collega’s je met veel plezier verder!

Over dit Wereldwijf: Ingeborg van t Pad Bosch - VS

Ingeborg van t Pad Bosch - VS
Hi! Ik ben Ingeborg en woon sinds 2010 met mijn gezin in New York. Ik schreef tot nu toe voor online platforms en tijdschriften, publiceerde de bundel #Familie Jansen Goes New York en mijn debuutroman #Kroniek van een erfenis. Voor De Wereldwijven schrijf ik over vrouwen in de USA waar ongelijkheid, onrecht en seksisme maar ook vrouwelijke strijdkracht en energie dagelijkse kost zijn!